Tutela del marchio e riferimenti a una religione Cassazione 25 gennaio 2016 n. 1277

Un caso di tutela giurisprudenziale del marchio

Due società francesi, titolari di marchi contemplanti il termine Buddha, proponevano istanza contro una società italiana contraddistinta attraverso il medesimo termine, lamentando un’abusiva riproduzione dei loro marchi.

La società italiana presentava domanda riconvenzionale ai fini della dichiarazione di nullità dei marchi rivendicati, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento n. 40/1994.

I giudici di merito, in entrambi i gradi del giudizio, dichiaravano la nullità dei marchi riportanti la parola Buddha, di titolarità delle società francesi.

Le motivazioni addotte erano essenzialmente due:

  1. mancanza di idoneità denotativa, in quanto entrambi i marchi evocavano una ben risalente filosofia;
  2. contrarietà all’ordine pubblico, in quanto offensivi del sentimento religioso buddista.

Le società d’oltralpe proponevano ricorso per la cassazione.

La Suprema Corte respingeva il ricorso.

La motivazione della Corte di cassazione

Il Supremo Collegio si è espressa, in realtà, solo in relazione al punto n.1 di quelli sopra elencati, dichiarando assorbito il motivo di impugnazione riguardante il punto n. 2.

Al riguardo, dopo una disamina delle fonti normative in materia, la Corte, ha confermato la nullità di tali marchi.

Non ha riconosciuto ai medesimi idoneità distintiva in quanto carenti della capacità di identificare un prodotto o un servizio e di distinguerlo da prodotti o servizi affini.

La mancanza del carattere distintivo, secondo la Corte, ripercorrendo l’art. 7 del Regolamento n. 40/1994, non solo è esclusa quando un marchio non sia idoneo a indicare la provenienza di un prodotto ma anche nel caso in cui, pur essendo idoneo a tal fine, non sia in grado di distinguerlo da altri prodotti simili.

Nello specifico – ha affermato la Corte – non può essere riconosciuta idoneità distintiva al termine Buddha, in quanto

non solo evoca una religione, ma comunica adesione o comunque interesse per una filosofia e uno stile di vita connotativi di un costume pertinente ormai alle più diverse manifestazioni dell’agire sociale, dalla letteratura, alla musica, dalle arti figurative alla cucina, tanto da essere divenuto di moda.

Inoltre – stando alla sentenza della Cassazione – la circostanza che tale termine sia affiancato da altri termini di uso comune, riguardanti una specifica attività di ristorazione, non comporta alcun mutamento nella decisione.

L’accostamento della parola Buddha ad altri termini risulta, d’altronde, assolutamente normale e usuale.

Non mancano, infatti, sia nella letteratura che nella tradizione culturale dell’occidente, esempi in tal senso.

La Suprema Corte ha, per altro, concluso per la incensurabilità in sede di legittimità del giudizio di merito riguardante la forza distintiva del marchio, trattandosi di giudizio di fatto.

La capacità distintiva del marchio

La protezione del marchio è subordinata al ricorrere di determinati presupposti stabiliti dalla legge.

Fondamentale requisito è costituito dalla capacità distintiva, pena la nullità del marchio.

Tale capacità si identifica con l’idoneità dello stesso a indicare un determinato prodotto o servizio, in un determinato settore, distinguendolo da prodotti o servizi simili.

Un marchio non originale e quindi inizialmente carente di capacità distintiva può comunque essere soggetto a registrazione e non essere nullo se, sia precedentemente che successivamente alla registrazione stessa, acquisisca tale capacità in dipendenza dell’uso che ne viene fatto (teoria del secondary meaning).

Marchi deboli e marchi forti

La capacità distintiva è elemento necessario (ma non da solo sufficiente) per riconoscere una tutela giuridica al marchio.

Non tutti i marchi, però, presentano lo stesso grado di capacità distintiva.

Un marchio che presenta un’elevata capacità distintiva viene qualificato come “forte”.

Questo risultato si raggiunge molto facilmente quando:

  • il marchio è assolutamente di fantasia (cioè non trova riscontro nella vita reale),
  • o non risulta per nulla attinente al prodotto o al servizio che contraddistingue (ad esempio, un marchio di sigarette che si riferisca a una determinata località turistica),
  • ovvero riporta il nome dell’imprenditore che produce o che commercializza il prodotto.

I marchi che presentano una capacità distintiva limitata vengono, invece, definiti “deboli”.

Esempi classici sono i marchi che contengono al loro interno (ma non esclusivamente)  il termine generico che identifica il prodotto sul mercato, magari con integrazioni, oppure con elisioni o troncamenti.

La distinzione tra marchi “forti” e marchi “deboli” non vanta basi normative ma è molto ricorrente in giurisprudenza.

Essa è caratterizzata da notevoli risvolti pratici in tema di tutela del marchio in caso di contraffazione.

La contrarietà all’ordine pubblico

Non tutti i segni possono essere oggetto di registrazione quali marchi.

Tra i segni non suscettibili di protezione sono da segnalare quelli contrari all’ordine pubblico.

Il marchio contrario all’ordine pubblico è nullo.

Si precisa che nel sistema attuale l’ordine pubblico deve essere valutato non solo con riferimento all’ambito nazionale ma anche all’ambito europeo.

Precedenti

La questione affrontata nel caso in oggetto, in realtà, non presenta carattere innovativo.

Non è la prima volta, infatti, che la giurisprudenza o gli uffici di registrazione sono chiamati a esprimere valutazioni con riferimento a marchi contenenti riferimenti religiosi.

Tra quelli di maggior rilievo si può ricordare il caso dei marchi riportanti il nome di Gesù e della Madonna.

Risulta una propensione per l’esclusione della possibilità che tali marchi vengano registrati o vengano comunque considerati validi dalla giurisprudenza.

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